La license de marque

1. Quels sont les contrats de licence de marque soumis à enregistrement ?

Tout contrat de licence de marque conclu entre une société étrangère et une société chinoise (« Contrat de Licence ») doit être enregistré auprès du Bureau National des Marques (« BNM ») à Pékin.

Cet enregistrement doit intervenir dans les 3 mois de la signature du Contrat de Licence.

2. Quelles sont les sanctions de l’absence d’enregistrement du Contrat de Licence ?

Aucune sanction n’est expressément prévue en cas de défaut d’enregistrement du Contrat de Licence. De fait, l’enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire à la validité du Contrat de Licence.

Toutefois, il est de l’intérêt du concédant étranger de procéder à cet enregistrement puisqu’il représente le préalable indispensable au paiement en devises étrangères par le licencié chinois des redevances dues au titre du Contrat de Licence.

3. Quelles conditions relatives à la marque doivent être satisfaites pour procéder à l’enregistrement du Contrat de Licence ?

Afin d’éviter qu’une société étrangère ne concède une licence sur une marque pour laquelle elle ne dispose pas des droits, seules les marques enregistrées en Chine peuvent faire l’objet d’un Contrat de Licence.

L’enregistrement préalable de la marque est vérifié par le BNM au moment de l’enregistrement du Contrat de Licence.

4. Quelles conditions relatives au Contrat de Licence doivent être satisfaites pour procéder à son enregistrement ?

Le Contrat de Licence ne peut être enregistré qu’à la condition qu’y figure l’accord des parties sur les points suivants :

– La désignation de la marque objet du Contrat de Licence et son numéro d’enregistrement en Chine ;

– La durée de la licence ;

– La description détaillée des conditions d’utilisation de la marque par le licencié ;

– Les modalités de supervision par le concédant de la qualité des produits pour lesquels le licencié fera usage de la marque ;

– Les dispositions relatives à l’obligation pour le licencié de faire figurer son nom et l’origine de fabrication sur les biens portant la marque ; et

– L’indication de la partie ayant autorité à reproduire ou imprimer la marque.

Hormis ces points particuliers, les parties sont libres de définir le contenu du Contrat de Licence. En particulier, les parties sont libres de définir la loi applicable au contrat.

5. Quelles sont les modalités d’enregistrement du Contrat de Licence ?

L’enregistrement du Contrat de Licence relève de la responsabilité du concédant.

A cet égard, le concédant étranger doit mandater un intermédiaire agréé par l’AIC pour procéder aux formalités d’enregistrement*.

 

Si les conditions exigées pour l’enregistrement sont réunies, le BNM remet alors au concédant un certificat d’enregistrement. Un délai de 4 et 6 mois est généralement nécessaire pour l’examen de la demande d’enregistrement par le BNM. Dans la mesure où le certificat d’enregistrement doit être présenté par le licencié à sa banque pour effectuer le paiement en devises étrangères des redevances, ce délai de traitement administratif repousse d’autant le paiement des redevances dues au titre du Contrat de Licence.

 

Note :
(*) Lors de l’enregistrement, le concédant doit fournir certaines pièces au BNM, lesquelles peuvent varier en function des produits pour lesquels la marque est licenciée (notamment pour les médicaments ou le tabac). Toutefois, le BNM demande à minima la production des documents suivants: (i) un formulaire de demande d’enregistrement du Contrat de Licence, (ii) un exemplaire du Contrat de Licence et (iii) une copie du certificat d’enregistrement en Chine de la marque licenciée. Les documents non rédigés en chinois doivent être accompagnés d’une traduction.

6. Quelles sont les pièces demandées par la banque afin de procéder au paiement en devises étrangères des redevances dues au titre du Contrat de Licence ?

Du fait du contrôle des changes en vigueur en Chine, les banques remplissent un rôle de supervision des opérations en devises. Ainsi, la banque du licencié chinois ne procèdera au paiement des redevances en devises étrangères qu’après production des pièces suivantes :

– Une demande écrite du licencié pour le paiement des redevances en devises étrangères ;

– Le Contrat de Licence ;

– Le certificat d’enregistrement du Contrat de Licence délivré par le BNM ;

– Les certificats attestant du paiement des différents prélèvements fiscaux, délivrés par les autorités fiscales ;

– La facture émise par le concédant ; et

– Dans le cas où la redevance est calculée en fonction d’un volume de ventes, les pièces justificatives attestant du volume de ventes effectif.

En complément des pièces précitées, chaque banque peut exiger la production de documents supplémentaires qu’elle jugerait utile.

Bertrand Théaud

Matthieu Bonnici

Author
Matthieu Bonnici

Avocat

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