Enregistrement d’une marque

1. Qu’est-ce qu’une marque en droit chinois ?

Selon la loi chinoise, une marque est un signe visuel qui permet de distinguer un produit et/ou un service.

Ce signe distinctif peut être constitué de lettres, caractères, chiffres, graphiques, symboles, formes tridimensionnelles et/ou de couleurs utilisés isolément ou en combinaison.

2. Quelle est la procédure pour enregistrer une marque en Chine ?

L’enregistrement d’une marque en Chine peut s’opérer soit directement par présentation d’une demande auprès du Bureau National des Marques (« BNM ») à Pékin, soit dans le cadre d’une demande d’extension territoriale gérée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève*.

Cette seconde procédure est toutefois réservée aux marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international en accord avec l’Arrangement de Madrid**.

Dans la mesure où cette procédure n’est pas spécifiquement chinoise mais résulte de l’application des règles internationales, la présente fiche se concentrera sur l’enregistrement des marques par présentation d’une demande auprès du BNM.

Note :
(*) Dans cette hypothèse, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est notamment en charge de transmettre la demande d’extension territoriale au Bureau National des Marques à Pékin.
(**) La Chine a ratifié l’Arrangement de Madrid sur l’enregistrement international des marques le 4 octobre 1989.

3. Pourquoi enregistrer sa marque en Chine ?

L’enregistrement d’une marque en Chine permet à son titulaire de bénéficier d’un droit exclusif de propriété de la marque pendant toute la durée de l’enregistrement*.

Cette démarche permet donc d’interdire à un tiers l’utilisation de la marque et de contrôler l’image des produits et/ou services associés à cette marque.

En outre, elle permet de constituer un actif dont la valeur augmentera avec la notoriété de la marque en Chine.

L’enregistrement d’une marque constitue donc une démarche de bonne gestion qu’il est indispensable d’effectuer préalablement à l’entrée sur le marché chinois.

Note :
(*) Sous réserve de respecter certains principes, notamment en matière de concurrence déloyale, l’usage en Chine d’une marque non-enregistrée est possible. Toutefois, faute d’enregistrement, l’utilisateur ne peut prétendre à un droit de propriété exclusif sur la marque et s’expose donc à l’enregistrement de la marque par un tiers.

4. L’antériorité d’usage de la marque confère-t-elle certains droits ?

En Chine, la propriété de la marque appartient à celui qui a procédé le premier à son enregistrement et non à celui qui en a le premier fait usage.

Toutefois, dans quelques cas particuliers, l’antériorité d’usage permet au premier utilisateur de bénéficier de certains droits en vue de la protection de sa marque en Chine.

Ainsi, l’antériorité d’usage joue un rôle dans les deux cas de figures suivants :

– Lorsqu’une marque, même non enregistrée en Chine, est considérée comme « notoire »*, son propriétaire peut agir en contrefaçon à l’encontre de l’utilisateur en Chine d’une marque, similaire ou identique, couvrant des produits et/ou services similaires ou identiques à ceux visés par la marque notoire ; ou

– Les ressortissants des pays membres de la Convention de Paris**, dont la France fait partie, bénéficient d’une priorité d’enregistrement de leur marque en Chine pendant une période de 6 mois à compter du premier dépôt effectué dans un pays membre.

Note :
(*) Sont considérées comme notoires par la loi chinoise les marques (i) jouissant d’une grande réputation internationale en raison de la durée de leur utilisation, de l’importance et de l’étendue géographique de leur promotion publicitaire ou encore de leur enregistrement comme marque notoire à l’étranger, et (ii) bénéficiant d’un degré important de notoriété auprès du public chinois concerné. Cette seconde condition a pour conséquence de limiter considérablement la possibilité pour une marque étrangère d’obtenir la qualification de marque notoire en Chine.
(**) La Chine a ratifié la Convention de Paris le 19 mars 1985.

5. Qui peut enregistrer une marque ?

Une marque peut être enregistrée par une personne morale, un groupement non doté de la personnalité morale ou une personne physique.

L’enregistrement peut intervenir soit à titre individuel par un seul déposant, soit conjointement par plusieurs déposants.
Une personne étrangère* ne peut pas directement procéder à l’enregistrement d’une marque en Chine mais doit recourir aux services d’un agent de marques dûment habilité.

Note :
(*) C’est-à-dire une personne physique non chinoise ou une personne morale n’ayant pas de présence permanente en Chine.

6. Faut-il enregistrer la marque en caractères chinois ?

L’enregistrement de la marque en caractère chinois n’est pas une obligation.

Cependant, au même titre qu’un occidental aura du mal à identifier une marque composée de caractères chinois, un consommateur chinois aura du mal à retenir une marque constituée de lettres de l’alphabet romain.

De plus, en l’absence de marque constituée de caractères chinois, il est probable que les produits et services soient affublés d’un surnom par les consommateurs chinois. Le dépôt et l’utilisation d’une marque en caractères chinois permettent donc de maîtriser la communication autour d’un produit ou d’un service donné. La transcription d’une marque étrangère en caractère chinois est souvent le résultat d’un exercice difficile combinant les deux approches suivantes :

– Une approche phonétique, à savoir rechercher des caractères chinois offrant une correspondance phonétique avec la marque étrangère ; et

– Une approche sémantique, à savoir rechercher des caractères chinois ayant un sens flatteur pour le produit ou le service visé.

7. A quelles conditions une marque peut-elle être enregistrée ?

Pour être enregistrée, une marque doit satisfaire les conditions suivantes :

– La marque doit être constituée d’éléments distinctifs non caractéristiques d’un produit ou service. En conséquence, la marque ne peut pas être exclusivement descriptive du produit ou du service* ;

– La marque doit être disponible afin de ne pas porter atteinte aux droits légitimes d’un tiers** ;

– La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public ; et

– La marque ne doit pas créer de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Note :
(*) Ainsi, la marque ne doit pas être l’appellation générique ou nécessaire pour décrire le produit ou le service concerné, ni consister en une indication de sa qualité, fonction, composition ou principales caractéristiques.
(**) Ces droits peuvent être notamment la propriété d’un tiers sur une marque identique ou similaire antérieurement enregistrée.

8. Quelles sont les marques, ou éléments constitutifs d’une marque, interdits d’enregistrement ?

La loi chinoise interdit spécifiquement que certains signes soient enregistrés comme marque. Parmi ces signes figurent notamment ceux identiques ou similaires :

– Au nom de l’état, au drapeau national, à l’emblème national, au drapeau militaire ou aux décorations militaires de la République Populaire de Chine ;

– Au nom des agences du gouvernement central de la République Populaire de Chine;

– Aux noms d’états, de drapeaux nationaux, d’emblèmes nationaux ou de drapeaux militaires de pays étrangers* ; ou

– Aux drapeaux, emblèmes ou aux noms d’organisations intergouvernementales internationales**.

Par ailleurs, l’interdiction d’enregistrement frappe également les signes :

– De nature discriminatoire à l’encontre d’une nationalité ;

– De nature à permettre l’exagération et la fraude dans la promotion des produits ;

– Portant atteinte à la morale ou aux coutumes socialistes ou ayant une influence néfaste ; ou

– Reprenant le nom de certaines divisions ou appellations géographiques chinoises ou étrangères.

Note :
(*) A l’exception du cas où le pays concerné autorise leur utilisation à titre de marque.
(**) A l’exception du cas où ces organisations autorisent leur utilisation à titre de marque.

9. Comment se déroule la procédure d’enregistrement ?

La procédure d’enregistrement suit les étapes suivantes :

– Le dépôt de la demande d’enregistrement auprès du BNM, devant notamment s’accompagner de la présentation des documents suivants : le formulaire d’enregistrement, une représentation de la marque et le pouvoir délivré à l’agent de marques ;

– L’examen préalable de la demande d’enregistrement par le BNM : le BNM n’est pas tenu par un délai spécifique pour faire connaître sa décision d’accepter ou de rejeter la demande d’enregistrement*. En pratique, ce délai variera en fonction de la charge de travail du BNM et peut parfois prendre plus d’un an, le délai moyen étant de 6 à 9 mois ;

– La publication de la demande d’enregistrement dans la Trademark Gazette, laquelle ouvre un délai d’opposition de trois mois. Faute d’opposition, la marque est réputée enregistrée au lendemain de l’expiration de cette période ; et

– L’émission d’un certificat d’enregistrement par le BNM : l’émission de ce certificat intervient généralement dans un délai de trois à six mois à compter de l’expiration de la période d’opposition.

Note :
(*) En cas de rejet de la demande d’enregistrement par le BNM, le demandeur peut faire appel de la décision auprès du Conseil de Réexamen et d’Adjudication des Marques. La décision émise par ce Conseil peut elle-même être contestée auprès des tribunaux de sorte que les autorités administratives n’aient pas le dernier mot en matière d’enregistrement des marques.

10. Dans quelles classes est-il souhaitable d'enregistrer la marque ?

Lors de l’enregistrement, le demandeur doit s’interroger sur les classes de produits et services dans lesquelles il souhaite enregistrer sa marque*.

Afin d’assurer une protection efficace de la marque et de manière à anticiper son utilisation future pour de nouveaux produits et services, il est recommandé d’enregistrer la marque dans différentes classes.
Cette stratégie trouve cependant sa limite dans le risque d’annulation de l’enregistrement en cas de non utilisation de la marque dans une classe donnée pendant une période ininterrompue de trois ans.

Note :
(*) Cette démarche est facilitée par le fait que la Chine a adopté la classification internationale des produits et services.

11. Quelle est la durée de la protection?

La durée de validité de la marque est de 10 ans à compter de la date de son enregistrement, avec possibilité de renouvellement.

Le renouvellement de l’enregistrement doit être demandé au moins six mois avant expiration de la période de validité en cours.

Bertrand Théaud

Matthieu Bonnici

Author
Matthieu Bonnici

Avocat

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